小界指南 | 又被驳回?申请美国商标使用证据被下OA,如何一次性通过?

作者:小界2020

申请美国商标

如何一次性通过


近年来,各种政策层出不穷,美国商标局对商标申请的审核也越发严格,时效从8-10个月逐渐演变成12个月以上,“注册美标”这件事逐渐开启困难模式。

美国商标申请过程中,审查员审查商标申请信息后,认为需要修改或者答辩的,通常会下发OA(office action),此时申请人需要在规定时间内答复OA,否则商标申请将会失效。

其中最常见的OA是由于使用证据不符合要求导致的,可见提交符合审查标准的使用证据对于提升美国商标申请效率有着重要的意义。

那么什么样的使用证据才符合美国商标申请的审查标准呢?小界今天就带大家一起了解一下美国商标使用证据的具体标准:

目录

01 使用证据是什么?

02 为什么使用证据被驳回?

03 什么时候需要使用证据?

04 美国商标申请使用证据要求

05 使用证据的注意事项

06 无法提供使用证据怎么办?

07 写在最后


01

使用证据是什么?


美国商标遵循使用在先原则。也就是一个商标只要投入商业使用,即使没有注册也是拥有商标专用权的,在发生商标专用权争议时,美国USPTO将裁定商标专用权属于**使用者

那么为了维持商标申请的有序性,避免有人恶意欺诈性申请,申请美国商标时需要提供使用证据以证明商标在真实使用中。

所以申请人必须提交真实、有效、全面的使用证据,以此体现该品牌已经在美国市场销售,审查员将会审查材料的真实性,一旦发现是虚假伪造的证据,商标局将会驳回该商标。


02

为什么使用证据被驳回?


从官方的要求来看,申请者提交的使用证据主要是为了证明“已有销售行为”的真实性,而大部分被OA驳回的商标申请人在提交申请时都出现过以下3种错误:

1、使用证据高度相似

指申请的同期内,存在“多个申请人递交除商标字样不同以外,所有材料均高度相似”的申请。

以下为相关实例:

图源:美国商标局USPTO

例如:申请人甲、乙、丙分别对应商标A、B、C,但只有商标字样不一样,其余信息均高度相似,包括申请人地址、提交的使用证明相关的产品以及销售页面示意图等。

图源:美国商标局USPTO

上述诸多高度相似的样本,美国商标局审查时基本会推论该使用证据不合格而拒绝批准商标申请。

2、使用证据不足

以下为“使用证据”不足导致收到OA审查的相关实例:

图源:美国商标局USPTO

官方通知为:

“KxxxxxN”商标申请人因使用证据不足收到OA审查,商标局认为申请人提供的使用证据样本信息不完整。(包括对样本制作的质疑,链接没有时间,以及商品在货架上真实销售的证据。申请人在后来的补充使用证据时存在多余商品展示,并未展示其“抽屉滑轨”商品真正的使用场景,被商标局追问更多的商品细节。)

图源:美国商标局USPTO

注:商标局以商标申请人在多次OA中前后提供的①③④样本为Class 6的使用证据且与②不属于“组合抽屉”,驳回申请。

图源:美国商标局USPTO

在这个实例中,该申请人中间做了2次证据驳回复审,又增加2000+元的商标申请成本,不仅耗时长、耗精力、更耗成本,而且最后还是因为证据虚假而导致商标失效。

提醒:

在提供使用证据的时候,尽量提供对应类目的1-3张带商标的产品实拍图。千万不要抱着侥幸的心理使用PS过的图片或盗图,美国商标局有工具可以判断此图是否盗图或PS图片。

违规操作将无法通过商标局的审核;即便使用虚假证据通过了审查,后期一旦被发现资料造假,申请下来的商标也会被撤销。

3、小类分类的范围太广

以下为“小类”原因导致商标申请被驳回的相关实例:

图源:美国商标局USPTO

官方通知为:

“OxxxxxY”因选择的小类过多,并没有选择实际或未来会销售的商品触发OA审查,商标局要求其补充其他小类的使用证据或修改其小类申请范围。

图源:美国商标局USPTO

美国商标的小类分得很细,大部分申请人在申请商标时想包含尽可能多的小类,但若小类商品属性差异很大的话,在未完全提供所有小类使用证据的情况下很容易触发OA审查。

提醒:

建议商标申请人**选10-15个小类,并选择一些自己真正计划销售的商品品类。


03

什么时候需要使用证据?


1、意向使用申请

申请人尚未在美国使用该商标,但准备在将来使用该它,那么需要在商标申请通过审查期和公示期后,提交使用证据。

2、实际使用申请

申请的商标已经在美国市场投入使用,那么申请人需要在递交商标申请时提交使用证据。

3、基于国外注册基础

申请人在国外已经成功注册了同名同类的商标,需要申请人提供商标证书和翻译件,并在商标注册成功后的5-6年和10年续展时提交使用证据。

4、基于国外优先权

申请人在国外已经有在申请中的同名同类商标,需要提供商标受理回执及翻译件,并在商标注册成功后的5-6年和10年续展时提交使用证据。

5、商标5-6年宣誓和续展

美国商标自注册成功之日起,第5-6年和10年有限期届满,也需要提交使用证据。

tips:美国商标注册根据使用证据的情况,分为实际使用申请和意向使用申请,主要区别在于使用证据的递交时限。


04

美国商标申请使用证据要求


美国商标申请使用证据要求 :

每个申请类别下的商品,至少提供一个使用证据。

如果申请使用的是标准字体,则证据可以是任何形式和颜色;如果申请使用的是非标准字体,且主张颜色,则提交使用证据时显示的商标,必须与申请使用的颜色和设计一致。

具体可以从下述6个方面入手准备:

1、带商标logo的产品实拍图片

(图源:网络)

2、商品标签

展现净重、体积、成分等信息,证明产品的实际商业使用:

(图源:网络)

3、产品包装

建议把包装和产品一起拍出来:

(图源:网络)

4、产品销售场景实拍图

默认是在美国市场销售的场景:

(图源:网络)

5、产品销售的网页链接

品牌词和关键词要一致:

(图源:亚马逊截图)

6、产品销售订单截图

订单和品牌一致,且体现时间和日期:

(图源:亚马逊截图)


05

使用证据的注意事项


值得注意的是,美国商标局对使用证据及申请格式越发严格,针对以前大量的使用PS技术伪造的使用证据,审查员们可以直接通过搜索引擎找到原图。而且美国商标局有专门判断使用证据是否为PS伪造的软件工具,如若被发现使用证据伪造,商标将会面临注册失败的风险。所以,切记任何通过图像处理或者合成的照片都不会被接受的

尽量提供真实全套的使用证据能极大地降低使用证据被驳回的概率,小界建议**准备带有商标LOGO的产品实拍图,带有商标LOGO的产品出售网页图以及线上平台的成交记录或订单配送记录三条证据。

面对美国商标申请日益严格的审查要求,在使用证据方面,小界建议各位申请人提供真实有效且符合要求的使用证据,以减少出现审查意见,拉长本就漫长的审查周期,给自己带来额外的麻烦。


06

无法提供使用证据怎么办?


但总有卖家因为各种原因,无法提供真实有效的使用证据,而这时我们大多数卖家可能会选择找服务商“制作”使用证据。

此种方式虽然能应付审查问题,但也存在一定隐患,虽然整个制作流程有可能是真实的,但毕竟同一个店铺存在不同品牌,容易被商标审查员判定为虚假证据,所以建议卖家**是自己提供或者走意向使用申请。

1、选择“意向申请”

“意向使用申请”是指商标在提交申请时还尚未在美国使用,但是申请人真诚地计划未来在美国市场中使用该商标,然后以此为基础提交申请,可以先不用提供使用证据,在商标成功通过长达半年甚至更久的审查期及公示期后,才需要提供使用证据,届时只需支付100美金官费并提供使用证据即可。

这种方式给予了我们充足的时间准备使用证据,非常适合短期内无法提供真实使用证据的卖家朋友,而且意向申请的回执下发也较快,只要拿到回执便可以申请备案。

意向申请是美国专利商标局官方认可的合法合规的申请方式,更为简单、方便,对于我们多数卖家来说,是**优选注册方案。

2、选择“基于申请人所在国申请基础”

如果这个商标已经在申请人所在国家获得商标注册证书,在美国注册相同且同类别商标的话,可以不提供使用证据,只需补充其他国家的商标注册证书和英语翻译件即可。

3、选择“基于申请人所在国优先权”

如果这个商标申请人已经在所在国家提交申请,在美国注册相同且同类别商标,需提供受理回执,且在商标审核通过后提交此商标注册证书及英文翻译件即可。

选择合适的申请方式,能够为你省去不必要的烦恼,让你的商标注册更加顺畅高效。对于注册方式,如有任何相关疑问欢迎文末添加小界免费咨询~


07

写在最后


面对美国专利商标局申请日益严格的审查要求,在使用证据方面,小界建议各位申请人提供真实有效且符合要求的使用证据,以减少触发OA审查,避免出现申请周期拉长、商标被驳回等麻烦。

审查越来越严格,同时这也意味着美国商标申请难度不断升级,如果想要提高美国商标申请的成功率,尽可能节省时间和金钱成本,选择专业合规的知识产权代理机构显得尤为重要。

如果您正在打算进行美国商标申请,可以考虑联系小界哦,自有美国律师团队进行申请递交,我们竭诚为您提供专业高效的国际知识产权申请服务!


好啦,以上就是今日内容介绍,希望对您有所帮助~

看完记得关注点赞哦  

如果你想要了解更多境外服务相关详情,可在公众号后台私信小界,我们将择优加入明日文章发布计划中哦~

推荐阅读

金融牌照 | 香港将于今年6月实施虚拟资产交易发牌制度:VASP虚拟资产服务提供者牌照业务解读及申请详情

新加坡抛出“深夜炸弹”,外国人在新加坡买房,买家额外印花税从30%翻倍到了60%!


我司移民团队,四天三夜【泰国清迈房产】实地考察~

小界指南 | 内地人如何【免试申领】香港驾照、国际驾照?一文解~




中界海外  ·  企业网址

www.zjhw2020.com



中界海外,您远航世界的一站式海外服务平台。

专注为您提供海内外公司注册、离岸账户开设、审计、税务及财务咨询、国际金融牌照、国际知识产权、跨境电商、VIE架构、ODI境外投资备案、37号文等,为客户量身定做优选的企业发展方案~

更多关于境外服务的专业解答,欢迎关注“中界海外”,给您最专业的建议、最用心的服务~

如果你需要开户,请联系你现在在我们公司顾问哦

如果你还没有顾问,公众号后台回复:开户


微信公众号 | 视频号 | 抖音 | 微博 | 知乎 | 小红书ID

中界海外

扫描二维码 咨询客服


文章分类: 国际商标
深 圳 总 部:深圳市福田区京基滨河时代大厦A座4002
香港分公司:香港九龙尖沙咀广东道9号港威大厦6座1904室 北京分公司:北京市朝阳区呼家楼街道亿利生态广场15号院1号楼15层1518 上海分公司:上海市徐汇区虹桥路183号徐家汇中心三期A座29楼 广州分公司:广州市海珠区新港东路环汇商业广场南塔1605